一案两请

一、何谓一案两请

依台湾现行专利法第三十二条之规定:「同一人就相同创作,于同日分别申请发明专利及新型专利者,应于申请时分别声明;其发明专利核准审定前,已取得新型专利权,专利专责机关应通知申请人限期择;申请人未分别声明或届期未择者,不予发明专利。」

因此,如果同一申请人在同一天,分别以发明及新型专利申请案申请相同之创作,并且在两份申请书上分别声明一案两请者即称为一案两请

二、为何需要一案两请

虽然发明专利的保护期限20年较新型专利的10年为长,但因为必需经过实体审查的流程,导致其核准的时间平均在提出实体审查请求的1218个月后,远较只需进行形式审查、仅需36个月即可获准的新型专利为久,商场如同战场,瞬息万变,申请当下的发明,经过审查获准专利公告之时可能早已过时,不但无法成为推广营销的利器,有时甚至无法作为保护自身创意的防御工具,但若只申请新型专利,虽然能够快速地获得权利的保护,但保护的程度相对较低,排他效力也相对较弱,因此,能够进行权利接续的一案两请,便成为了兼顾产品生命周期、推广营销及权利保护最佳的选择。

三、何为权利接续制 ?

由上图可知,新型专利的核准速度较快,该创作在新型专利公告后,即可获得新型专利权之保护,由于专利具有排他性,基于创作不能重复授予二项专利的原则,因此在发明专利核准前,智慧局将会通知申请人必须选择要保留新型专利还是要取得发明专利,若申请人选择取得发明专利,原先的新型专利即从发明专利的公告日消灭,相对应地该创作即由发明专利权接续进行保护,不影响申请人的权利。

四、一案两请的好处

1.         兼顾新型专利的快,与发明专利的广,能够以较短的时间便先行取得新型的专利保护,并在其后转换为保护期更长发明专利。

2.         藉由一案两请,相对于仅申请发明专利而言,专利权人能够更快地得以设定质权、授权他人实施等,亦因为权利接续制度的缘故对于质权人和被授权人而言都有着进一步的保障。

3.         另外,在发明专利核准前,如果市场的状况并不理想,申请人也可以选择放弃获得发明专利,仍保有新型专利权,在成本的控管上亦十分的具有弹性。
 

五、一案两请的限制

1.         费用较为昂贵,由于需同时申请发明及新型专利,且发明与新型的专利撰写方式有别,故一案两请之费用及政府规费均高于单独申请发明或新型专利。

2.         专利法第三十二条规定,一案两请必须是「同一人」、「同一日」、「相同创作」分别提出发明及新型申请案且申请时必须「分别声明」,因此:

3.         「同一人」指的是专利申请时的发明与新型专利的申请人必须完全相同;同样地,智慧局通知限期择一发明专利核准审定发明专利公告等时间点,发明专利申请人与新型专利权人亦需完全相同。同样地,若在发明专利核准审定前需要进行让,此时发明及新型专利需一并让

4.         「同一日」包括申请日及主张优先权日,若申请人要主张优先权时,发明及新型的优先日皆需相同。

5.         「相同创作」指发明及新型申请案的申请专利范围至少需有一项相同。

6.         「分别声明」指分别申请的发明及新型申请案,均需要在申请时声明一案两请,如果在申请时没有声明,不得补提声明,且智慧局对发明申请案将予核驳之处分。

7.         在发明专利核准审定前,新型专利不能消灭或被撤销,如果在发明专利核准审定前,新型专利已然消灭或撤销确定,即表示该新型专利所保护之目标已成为公共财,自无将公共财授予私人之理,亦无法满足使该新型专利权自发明公告之日同时消灭之条件,因此,如有前述情形,智慧局将不予公告该发明专利。