一、何謂一案兩請?
依現行專利法第三十二條之規定:「同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利者,應於申請時分別聲明;其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,專利專責機關應通知申請人限期擇一;申請人未分別聲明或屆期未擇一者,不予發明專利。」
因此,如果「同一申請人」在「同一天」,分別以「發明及新型專利申請案」申請「相同之創作」,並且在兩份申請書上「分別聲明一案兩請」者,即為一案兩請。
二、為何要一案兩請?
雖然發明專利的保護期限20年較新型專利的10年為長,但因為必需經過實體審查的流程,導致其核准的時間平均在提出實體審查請求的12至18個月後,遠較只需進行形式審查、僅需3至6個月即可獲准的新型專利為久,商場如同戰場,瞬息萬變,申請當下的發明,經過審查獲准專利公告之時可能早已過時,不但無法成為推廣行銷的利器,有時甚至無法作為保護自身創意的防禦工具,但若只申請新型專利,雖然能夠快速地獲得權利的保護,但保護的程度相對較低,排他效力也相對較弱,因此,能夠進行權利接續的一案兩請,便成為了兼顧產品生命週期、推廣行銷及權利保護最佳的選擇。
三、何謂權利接續制?
由上圖可知,新型專利的核准速度較快,該創作在新型專利公告後,即可獲得新型專利權之保護,由於專利具有排他性,基於一創作不能重複授予二項專利的原則,因此在發明專利核准前,智慧局將會通知申請人必須選擇要保留新型專利還是要取得發明專利,若申請人選擇取得發明專利,原先的新型專利即從發明專利的公告日消滅,相對應地該創作即由發明專利權接續進行保護,不影響申請人的權利。
四、一案兩請的好處
(一)兼顧新型專利的快、發明專利的廣,得以較短的時間先行取得新型專利保護,並隨後轉換為保護期更長發明專利。
(二)相對於僅申請發明專利者而言,專利權人能夠更早設定質權、授權他人等,亦因為權利接續制度的緣故對於質權人和被授權人而言都有進一步的保障。
(三)發明專利核准前,如市場的狀況並不理想,申請人也可以選擇放棄獲得發明專利,仍保有新型專利權,使成本的控管上具有彈性。
五、一案兩請的限制
(一)費用較昂貴。由於需同時申請發明及新型專利,且發明與新型的專利撰寫方式有別,故一案兩請之費用及政府規費均高於單獨申請發明或新型專利。
(二)專利法第三十二條規定,一案兩請必須是「同一人」、「同一日」、「相同創作」分別提出發明及新型申請案且申請時必須「分別聲明」,因此:
1.「同一人」指的是專利申請時的發明與新型專利的申請人必須完全相同;同樣地,智慧局通知限期擇一、發明專利核准審定及發明專利公告等時間點,發明專利申請人與新型專利權人亦需完全相同。同樣地,若在發明專利核准審定前需要進行讓與,此時發明及新型專利需一併讓與。
2.「同一日」包括申請日及主張優先權日,若申請人要主張優先權時,發明及新型的優先日皆需相同。
3.「相同創作」指發明及新型申請案的申請專利範圍至少需有一項相同。
4.「分別聲明」指分別申請的發明及新型申請案,均需要在申請時聲明一案兩請,如果在申請時沒有聲明,不得補提聲明,且智慧局對發明申請案將予核駁之處分。
5.在發明專利核准審定前,新型專利不能消滅或被撤銷,如果在發明專利核准審定前,新型專利已然消滅或撤銷確定,即表示該新型專利所保護之標的已成為公共財,自無將公共財授予私人之理,亦無法滿足使該新型專利權自發明公告之日同時消滅之條件,因此,如有前述情形,智慧局將不予公告該發明專利。